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Am 20.07.2022 hat das Gericht erster Instanz in Rom Juventus in der jüngsten Runde eines Rechtsstreits um nicht fungible Token („NFTs“) einen Sieg zugesprochen. In einem Beschluss gab das Gericht in Rom dem Antrag des in Turin ansässigen Fußballvereins auf eine einstweilige Verfügung statt und untersagte der von Binance gehosteten Blockeras srl, NFTs anzubieten, die die Markenzeichen des italienischen Klubs, darunter die Wortmarken Juventus und „Juve“, sowie das Design seines schwarz-weißen Trikots mit zwei Sternen, nutzen. Der Gerichtsbeschluss folgt der Klage von Juventus gegen Blockeras Anfang dieses Jahres, in der die Fantasy-Football-Spieleplattform beschuldigt wird, ihre Marken durch NFTs zu verletzen, die mit Sammelkarten mit dem ehemaligen Juventus-Spieler Christian „Bobo“ Vieri verbunden sind.

Worum geht’s?

Klägerin bzw. Antragstellerin der einstweiligen Verfügung ist der bekannte Fußballverein Juventus F.C.. Juventus ist ferner Inhaber der bekannten „JUVENTUS“- und „JUVE“- Marken, sowie des schwarz/weiß gestreiften Jerseys mit zwei Sternen. Die Beklagte bzw. Antragsgegnerin ist die Blockchain basierte Plattform Blockeras, bei der es sich um eine Fantasy Football Game Plattform handelt. Diese hat im Jahr 2021 das Projekt „Coin of Champion“ ins Leben gerufen: es wird jeweils ein Token generiert, dessen Vermarktung von ehemaligen Sportlern unterstützt wird. Diese sog. CARDS wurden dann beworben und zum Verkauf angeboten.

Vorliegend streiten die Parteien um solche Karten, auf denen der Fußballspieler Christian „Bobo“ Vieri abgebildet ist, sowie die Marken des Unternehmens (Juve, Juventus & gestreiftes Jersey) abgebildet sind. Juventus selbst hat keine Erlaubnis zur Verwendung erteilt, hingegen aber der ehemalige Juventus-Fußballspieler. Deshalb macht Juventus nunmehr die Verletzung von Markenrechten und unlauteren Wettbewerb geltend, in Form der unerlaubten Benutzung der genannten Wort- oder Bildmarke durch die Herstellung (minting), Vertrieb und Online-Werbung von digitalen Spielkarten mit NFT, auf welchen die fraglichen Zeichen abgebildet sind.

Blockeras Verteidigung

Die Plattform verteidigt sich damit, dass sie die digitalen Produkte erstellen dürfe. Ferner habe Juventus doch keine Marken für herunterladbare virtuelle Waren eingetragen.

Damit befinden wir uns mitten in der spannenden Frage was passiert, wenn ein Unternehmen zwar in der „realen“ Welt Marken besitzt, aber keine angemeldeten Markenrechte für virtuelle Güter hat.

Die Entscheidung des italienischen Gerichts

Unbeeindruckt von dem Einwand, es bestünden keine Markenrechte für virtuelle Güter, argumentieren die italienischen Richter, dass es sich bei den Juventus-Marken um sehr bekannte Marken handle und Juventus den Nachweis der Tätigkeit im Kryptosektor (Online-Video-Spiele, Blockchain, NFT) erbracht habe und somit eine Verwechslungsgefahr vorliege. Insbesondere würde das Publikum im vorliegenden Fall davon ausgehen müssen, dass die Karten aus demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Es liege auch keine Rechtfertigung der Verwendung des Bildes aufgrund der Person des Fußballspielers (Öffentliche Person/ Bekanntheit), da keine wissenschaftliche oder erzieherischen Zwecke/ kein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit vorliegt. Die Herstellung der CARDS verfolge ausschließlich kommerzielle Zwecke.

Es sei daher nicht notwendig, zu prüfen, ob die Marken für die Verwendung auf „digitalen Objekten“ oder noch spezifischer auf „von NFT zertifizierten digitalen Objekten“ eingetragen sind.

Für die Praxis

Die Entscheidung, die in ihren Grundzügen auch auf das deutsche Recht übertragbar sein dürfte, verdeutlicht, dass für sehr bekannte Marken eine Eintragung ihrer Marken für virtuelle Güter in Klasse 9 nicht zwingend erforderlich ist, da sie aufgrund ihrer Bekanntheit und Präsenz trotzdem Schutz genießen drüften. Hierbei ist aber zu beachten, dass der Rechteinhaber die Bekanntheit nachweisen muss. Was in der Praxis oft teuer und zeitaufwendig ist und oftmals auch die Offenlegung von vermeintlichen Geschäftsgeheimnissen erfordert.

Außerdem geht aus dem Wortlaut der Entscheidung hervor, dass zwischen der Herstellung, Vermarktung, Werbung sowie dem Anbieten zum Verkauf der NFT einerseits und damit verbundenen digitalen Inhalten andererseits zu unterscheiden ist. Aus praktischer Hinsicht erscheint dies allerdings nicht ganz unproblematisch NFT und digitales Gut rechtlich als vollständig autonom zu betrachten.

Wir empfehlen gerade kleineren bis mittelständischen Unternehmen, die noch keine erhebliche Bekanntheit haben, ihre Marken auch für digitale Waren schützen zu lassen. Denn solche Marken laufen andernfalls Gefahr, keinen Schutz unter dem Markenrecht zu erfahren. Aber auch für vermeintliche bekannte Unternehmen kann dies sinnvoll sein, da sie sich einen Benutzungsnachweis ersparen.